4·26世界知识产权日知产司法保护典型案例（四）：涉外定牌加工不能成为商标侵权的当然除外情形

  原标题：4·26世界知识产权日知产司法保护典型案例（四）：涉外定牌加工不能成为商标侵权的当然除外情形

  4·26世界知识产权日知产司法保护典型案例（四）：涉外定牌加工不能成为商标侵权的当然除外情形

  江苏常发农业装备股份有限公司（以下简称常发公司）于1998年获准注册第1143073号注册商标和第1143071号注册商标，于1999年获准注册第1299488号注册商标，于2011年获准注册第9529811号注册商标（如图1）。上述四注册商标核定使用商品范围均为第7类，包括柴油机等商品。其中，第1143073号注册商标于2002年被原国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。常发公司生产的常发牌单缸柴油机于2005年9月被授予中国名牌产品，于2016年12月被授予江苏名牌产品称号。

  2016年至2021年期间，常州稳健机械有限公司（以下简称稳健公司）在涉外定牌工艺流程中，根据外方客户的要求，生产并出口了含有“CHONGFA”品牌的柴油机1193台，合计金额443970美元。定牌加工商品全部销往国外。

  2019年6月，常发公司发现，稳健公司正在生产印有“CHONGFA”等标识的柴油机（如图2-1、图2-2）。新北区市监局查处后，于2021年12月3日对稳健公司作出行政处罚决定：1、没收50台“CHONGFA”ZS115G柴油机；2、没收印有图2-1室盖标识模块1块和未使用的CHONGFA标识140张，图2-1标识70张， 印有CHONGFA和 图2-2的铭牌70张；3、罚款人民币16万元，上缴国库。

  常发公司认为稳健公司侵犯其商标权，诉至法院。稳健公司辩称，一是被诉行为属于涉外定牌加工行为，产品最终销往国外，不会立即进入我国流通领域，不会造成相关公众的混淆。二是稳健公司在涉外定牌加工前，要求委托方出示了案涉标识在国外进行商标申请注册的相关证明文件，已尽到必要、合理的审查义务。

  稳健公司对案涉标识进行了商标性使用，使之发挥了识别商品来源的作用。虽然所有涉案产品全部销往国外，国内消费者接触不到，但在商品生产、运输等环节存在接触可能性的经营者、在境外接触到该类商品的公民也属于商标法意义上的“相关公众”。稳健公司对案涉标识的使用具有来源区分意义，属于商标意义上的使用。稳健公司将案涉标识使用在同种类型的产品柴油发动机上，且与常发公司的涉案商标构成近似，存在混淆的可能性，构成商标侵权。

  稳健公司关于其行为系涉外定牌加工，且已尽到必要、合理审查义务的抗辩理由不能成立。首先，稳健公司的行为不构成涉外定牌加工。认定涉外定牌加工，一定要满足两个前提要件，一是生产的产品全部销往国外，二是被诉侵权一方已经取得国外注册商标权利人的合法授权。本案中，稳健企业来提供了委托书和商标申请确认回执，但没有证据证明委托书中载明的委托人陈某所属的HILL PARK公司系“CHONGFA”商标的权利人，商标申请确认回执也非申请人已经取得注册商标专用权的文件，因此委托书和商标申请确认回执均不能证明“CHONGFA”标识在国外已经获准注册为商标，不能证明稳健公司已取得国外商标权利人的合法授权。稳健公司作为专业生产、销售柴油机的企业，对于商标必须先注册再使用等情况应当是知晓的，其没有尽到必要、合理的审查义务。

  常州中院一审判决：一、稳健公司立马停止涉案侵害常发公司第1143073号、第9529811号、第1143071号、第1299488号注册商标专用权的行为；二、稳健公司赔偿常发公司经济损失60万元。

  涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工公司接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工公司支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。随着我们国家经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识，也在一直在变化。不能把涉外定牌加工简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，机械适用法律，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。我们大家都认为认定商标性使用，应当从相关公众的视角出发，以相关公众是否会以被控侵权标识作为识别商品来源的标记为标准。商标法意义上的相关公众，不仅包括与商标所标识的该类商品的消费者，还包括与该类商品的营销有密切关系的其他经营者。因此，即使涉外定牌加工的产品国内消费者接触不到，但在商品生产、运输等环节存在接触可能性的经营者也属于商标法意义上的“相关公众”。此外，随着我们国家进出口货物以及进出境人员的增多，在境外接触到该类商品的公民也属于商标法意义上的“相关公众”。因此，稳健公司将案涉标识贴附于柴油机两侧、机头及室盖的显著位置，不仅仅具备装饰性，更具有说明性；标识字体较大，较为明显，易于被相关公众观察到，故稳健公司对案涉标识的使用已具有来源区分意义，属于商标意义上的使用。因为稳健公司在相同商品上使用了与常发公司近似的标识，易使相关公众产生混淆，故已构成商标侵权。

  此外，出口型企业和贴牌加工公司都应当从本案中汲取经验教训。对于出口型企业而言，商品出口不仅意味着商品的输出，还应当考虑在全球国际化大背景之下在国外市场的知识产权保护问题，尤其是在国内已经被认定的驰名商标的情况下，更应当积极主动在主要出口国家或者地区注册商标，以更好地占有市场、服务出口。对于贴牌加工公司而言，虽然商标权保护一般而言止于国界，但涉外定牌加工并不代表商标侵权的豁免，尤其是全球人员以及商品流动慢慢地增加的大背景之下，任旧存在侵犯国内商标权的可能，对于涉外定牌加工业务，一定要严格审查授权方的权利来源，以及该知识产权在国内注册和保护的情况，避免发生有关规定法律风险。